Про особливості реєстрації ТМ у США: що потрібно знати українському заявнику розповіла адвокатка штату Нью-Йорк, США, патентна повірена і адвокатка України, керуюча адвокатка Ortynska Law PLLC (США) Марія Ортинська під час заходу з підвищення професійного рівня адвокатів, що відбувся у Вищій школі адвокатури НААУ.
Лектор докладно проаналізувала разом з учасниками особливості реєстрації ТМ у США, а саме:
1. Переваги і недоліки заявлення США за Мадридським протоколом та за національною процедурою.2. Національна процедура у США.3. Основний v додатковий реєстр ТМ: коли доцільно заявляти ТМ у додатковому реєстрі.4. Федеральна зареєстрована ТМ v ТМ зареєстрована в окремому штаті.5. Процедура розгляду заявки на ТМ заявленої у США за Мадридським протоколом.6. Процедура розгляду заявки на ТМ заявленої у США за національною процедурою.7. Особливості реєстрації слоганів у США.8. Підтримання і продовження ТМ у США: чим США відрізняється від інших країн та що потрібно звернути увагу українському заявнику.
У рамках характеристики особливостей реєстрації ТМ у США акцентовано на наступному:
1. Переваги і недоліки заявлення США за Мадридським протоколом та за національною процедурою
Навіщо реєструвати ТМ:
Можливість забороняти іншим використовувати ТМ;Best practice при виході на ринок до іншої країни;Особливо важлива, коли планується ліцензування, франчайзинг, продаж бізнесу;Не менш важлива при пошуку інвестицій;Можливість внесення до митного реєстру;Право подати позов до федерального суду;Можливість отримання потрійної компенсації збитків та компенсації адвокатських витрат;Суттєві переваги про захисті прав в мережі Інтернет, у тому числі на Amazon.
Недоліки INTENT TO USE реєстрації:
Дає право забороняти використання особам, що почали використовувати ТМ після подачі заявки, але не особам, що почали використання до подачі заявки.Обмежена можливість передачі прав на intent to use заявку.Дорожча, оскільки потрібно подавати зразки використання після повідомлення про дозвіл (витрати адвоката + збір USPTO).
2. Національна процедура у США
Системи охорони ТМ у США:
USPTO ТМ v state law TM;USPTO TM: principal register v supplemental register;USPTO TM application: used based registration v intent to use application.
USPTO TM – поширюється на всі штати.
State Law TM:
– коли неможливо отримати USPTO реєстрацію;– доцільно коли бізнес дуже локальний;– можна подумати для каннабіс-брендів тощо.
3. Основний v додатковий реєстр ТМ: коли доцільно заявляти ТМ у додатковому реєстрі.
Реєстрація у додатковому реєстрі не дає таких переваг як внесення до митного реєстру, incontestability.
Заявка на ТМ не може одночасно стосуватись реєстрації і в основному, і в додатковому реєстрі.
ТМ подана за Мадридським протоколом може бути заявлена лише в основному реєстрі (у додатковому – НІ).
4. Федеральна зареєстрована ТМ v ТМ зареєстрована в окремому штаті
ТМ в США (Федеральна) може бути заявлена:
Напряму, тобто за національною процедурою:
Use-based заявка;Intent to use заявка.
За Мадридським протоколом.
5. Процедура розгляду заявки на ТМ заявленої у США за Мадридським протоколом
1)Подача міжнародної заявки через WIPO;
2) Розгляд заявки в USPTO;
3) Публікація у “Офіційному бюлетені USPTO”:
Треті особи мають 30 днів на подачу опозиції.
4) Рішення щодо реєстрації:
Якщо немає опозицій або вони вирішені, ТМ реєструється.Якщо подана intent-to-use заявка, спочатку видається Notice of Allowance, і заявник повинен подати підтвердження використання ТМ (Statement of Use).
5) Підтримання реєстрації:
Подання Декларації про використання між 5-м і 6-м роками після реєстрації.Подальше підтвердження кожні 10 років.
6. Процедура розгляду заявки на ТМ заявленої у США за національною процедурою
ТМ у США можна заявити напряму через USPTO (United States Patent and Trademark Office) за однією з двох схем:
Use-based заявка:
Подавати можна, якщо ТМ вже використовується у США.Потрібно подати зразки використання (specimens).Intent-to-use заявка:
Використовується, якщо ТМ ще не застосовується, але є намір її використовувати.Після попереднього схвалення потрібно подати Statement of Use (докази реального використання).
Реєстрація ТМ за національною процедурою:
1)Попередній пошук ТМ;
2) Подача заявки;
Подається через систему TEAS Plus або TEAS Standard:
TEAS Plus – дешевше, швидше, вимагає точного переліку товарів/послуг.TEAS Standard – дорожче, але дає більше гнучкості у формулюваннях.
3) Формальна перевірка заявки USPTO;
Перевіряються правильність заповнення, сплата зборів, відповідність класифікації.Якщо є помилки – надсилається Office Action (офіційне зауваження).
4) Експертиза на розрізняльну здатність та схожість;
5) Публікація в “Офіційному бюлетені USPTO”:
Якщо експертиза пройдена успішно, заявка публікується.Протягом 30 днів можливе подання опозиції третіми особами.
6) Реєстрація ТМ.
7. Особливості реєстрації слоганів у США
Підстави для відмови у реєстрації тм (основні):
Невідповідність формальних вимогам (зокрема, перелік товарів і послуг. Пам’ятаємо про використання як важливий фактор реєстрації);Зразок використання (при used based заявці) не відповідає заявленому переліку товарів чи послуг);Схожість до ступеня змішування;Описовість;Функціональні відмови;
Функціональні відмови – інформаційність:
Загальновживана фраза або фраза, що широко використовується;Часто стосується слоганів, термінів та фраз щодо знайомих, традиційних концепцій.
Приклад:
Апеляційна палата: IDC широко використовується протягом тривалого періоду часу багатьма виробниками, показує захват або відношення до Вашинтону, D.C. Використання IDC на одязі та сувенірах буде сприйматись споживачами як прояв ентузіазму до міста. Споживачі не будуть сприймати IDC як індикатор джерела товарів.
Рекомендації:
Звертайте увагу на цю підставу для відмови.Ставте питання: чи виконує позначення функцію ТМ – функцію індикатора джерела товарів?Досліджуйте контекст. І не забувайте досліджувати контекст саме у США.
8. Підтримання і продовження ТМ у США: чим США відрізняється від інших країн та що потрібно звернути увагу українському заявнику.
Рекомендації українським заявникам:
Вдумливо віднестися до переліку заявлених товарів і послуг (не заявляти весь клас, не заявляти товари чи послуги «про всяк випадок», заявляти розуміючи, що доведеться подавати підтвердження).
Читати і розуміти перелік (неточно заявлений термін може призвести до неможливості охорони ТМ саме для цього переліку).
Плануючи охорону ТМ у США, українському бізнесу варто думати про використання:
Під час проведення та аналізу пошуку на схожість і тотожність у США;До запуску продукту, послуги, релокації бізнесу в США;Під час підготовки заявки за Мадридським протоколом (при заявленні США);Під час подачі заявки напряму до відомства США;Перед направленням листа претензії, підготовкою позову щодо порушення прав на ТМ у США;Протягом всього часу використання у США (переглядайте зразки використання, звіряйте із зареєстрованим переліком, за потреби подавайте нову заявку або видайте товари і послуги які не використовуєте і не будете використовувати);Особливо потрібно звертати уваги про новітніх продуктах, зокрема використання ТМ у метавсесвіті тощо.
Аби першими отримувати новини, підпишіться на телеграм-канал ADVOKAT POST.
